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25. März 2021

Der Brexit ist vollzogen und schon kommen die Fragen nach Schutzrechten, wie z.B. Marken auf. Kann ein Markeninhaber einer Marke aus dem Vereinigten Königreich (UK) noch Widerspruch gegen eine EU-Marke erheben? Was passiert mit eingetragenen Marken und Designs? ECC CLUB Mitglied Rechtsanwalt Rolf Becker, Partner bei WIENKE & BECKER – KÖLN, erläutert die neue Rechtslage.

Seit dem 31.01.2021 ist UK endgültig raus aus der Europäischen Union. Im Rahmen des Austrittsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wurden auch Regelungen zu Schutzrechten getroffen, die man als Markeninhaber kennen sollte.

Was passiert mit bisher EU-weit geltenden Marken?

Die Unionsmarke gilt im gesamten Gebiet der EU und soll hier einen einheitlichen Schutz bieten. Damit konnte man als Markeninhaber:in einer Unionsmarke auch in UK gegen andere Markeneintragungen vorgehen, die ältere Markenrechte verletzen oder eben von den Inseln aus Rechte in der EU geltend machen. Bis zum 31.12.2020 wurde zwar das Vereinigte Königreich zunächst weiterhin wie ein Mitgliedsstaat behandelt. Diese Frist ist aber jetzt verstrichen. Damit gilt der Schutz nicht mehr länger für UK Marken.

Gerade hat das für Unionsmarken zuständige EUIPO (European Union Intellectual Property Office) auch konsequent entschieden, dass eine UK Marke nicht länger dazu berechtigt, im Widerspruchsverfahren gegen eine EU-Marke vorzugehen (Entscheidung vom 12.02.2021 No. B 003039595). Dies gilt auch für laufende Verfahren.

Schicksal von Unionsmarken in UK: Automatisch „2für1“

Weitere positive Nachrichten gibt es für Unionsmarkeninhaber:innen mit Blick auf den Geltungsbereich UK: Das UKIPO (UK Intellectual Property Office) hat eingetragene Unionsmarken mit Ablauf des 31.12.2020 automatisch ohne Stellung eines Antrags und ohne Zahlung von Gebühren in gleichwertige nationale Marken umgewandelt.

Unionsmarkeninhaber:innen verfügen mit diesem Geschenk nun über zwei separate Marken: Eine Unionsmarke mit dem Schutz in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten und eine separate UK Marke.

Die neue UK Marke wird in das britische Markenregister eingetragen. Sie hat denselben rechtlichen Status wie eine regulär im Vereinigten Königreich angemeldete nationale Marke. Die für die Unionsmarke geltenden Daten (Anmeldung, Priorität, Schutzende) bleiben erhalten. Bei gleichem Schutzende steht also zum gleichen Datum wie bei der Unionsmarke dann eine aktiv zu betreibende Verlängerung an. Wird die EU Marke nicht verlängert, endet auch der Schutz der UK-Marke.

Die neue UK Marke unterliegt dem britischen Recht und ist unabhängig von der Unionsmarke. Sie muss also selbstständig verlängert werden und kann selbständig angegriffen oder lizenziert werden. Selbst für die Benutzungspflicht genügt eine Nutzung der Marke vor dem 01.01.2021 in der Union.

Umgekehrt gilt für Unionsmarken, dass deren Benutzung im Vereinigten Königreich seit dem 01.01.2021 nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung ausreicht. Hier muss die Marke also künftig in der EU genutzt werden.

Zu beachten ist, dass noch nicht eingetragene Marken allerdings anders behandelt werden. Hier müssen Antragsteller selbst tätig werden und es laufen Fristen!

Eine Markenurkunde wird für die neue UK Marke nicht ausgestellt. Die Marke und ihre entsprechenden Daten sind aber im UKIPO-Register abrufbar.

Fälle unerwünschter Fortgeltung

Die Fortgeltung bzw. die neue Marke in UK kann unerwünscht sein, etwa, wenn sich Markeninhaber:innen in der Vergangenheit bereits geeinigt haben, dass eine Marke nicht mehr oder nur noch beschränkt in UK benutzt werden soll. Hier kann man eine Verzichtserklärung abgeben (Opt-Out-Option).

Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ähnlich wie bei der Unionsmarke wurden eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ab dem 01.01.2021 in britische Designrechte umgewandelt („re-registered design“). Auch hierfür fallen für die Inhaber:innen keine Gebühren an. Ebenso wird keine Eintragungsurkunde ausgestellt, die Daten können aber in der UKIPO-Datenbank abgerufen werden. Besteht kein Interesse an der Aufrechterhaltung des Designschutzes im Vereinigten Königreich, kann der Inhaber oder die Inhaberin auch hier seit dem 01.01.2021 eine Verzichtserklärung abgeben.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die zum Stichtag bereits abgelaufen, aber innerhalb der Nachfrist von 6 Monaten noch verlängert werden können, werden ebenfalls als UK-Design eingetragen. Erfolgt dann keine fristgerechte Verlängerung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch den Inhaber, erlischt das UK-Design rückwirkend. Für die UK Designs gelten dieselben Verlängerungsfristen wie für die entsprechenden Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Es fallen jedoch für das UK Design separate Gebühren an.

Anmeldungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die am 01.01.2021 noch nicht eingetragen und bekanntgemacht wurden, werden nicht automatisch als UK Design eingetragen. Bis zum 30.09.2021 können sie aber unter Beibehaltung des ursprünglichen Anmeldedatums als nationale Designs gebührenpflichtig im Vereinigten Königreich angemeldet werden.

Fazit

Mit dem Ablauf der Übergangsfrist am 01.01.2021 haben eingetragene Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster zwar ihren Schutz im Vereinigten Königreich verloren. Durch die automatische Umwandlung in separate, nationale Rechte wurde jedoch für die Inhaber:innen ein guter Ausgleich geschaffen.

Bei Rechten, die zum Ende der Übergangsfrist noch nicht eingetragen waren, müssen die Inhaber:innen selbst aktiv werden, wenn ein Schutz auch für das Vereinigte Königreich begehrt wird. Am besten machen Sie gleich einmal eine Bestandsaufnahme, notieren sich Ihre Fristen und überlegen, ob und wie die Marken künftig ohne Irrtumserregung in der Werbung präsentiert werden.

Ihr Rolf Becker

ÜBER DEN AUTOR

Rechtsanwalt Rolf Becker ist Partner der Rechtsanwälte WIENKE & BECKER in Köln und Autor von Fachbüchern und Fachartikeln zum Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Vertriebsrecht insbesondere im Fernabsatz. Als Mitglied im ECC CLUB kommentiert Rechtsanwalt Becker für das ECC KÖLN regelmäßig aktuelle Urteile zum Online-Handel und gibt Händlern praktische Tipps, wie sie mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen sollen. 

RA Becker auf Twitter: http://twitter.com/rolfbecker   

Er ist auch Autor auf den Informationsdiensten www.versandhandelsrecht.de.

PRESSEHINWEISE

Gerne dürfen Sie den Text von Herrn Becker redaktionell weiterverwenden. Bitte geben Sie hierbei die URL zum Rechtstipp sowie folgende Quelle an: RA Rolf Becker WIENKE & BECKER / ECC Rechtstipp. Bitte senden Sie ein Belegexemplar bzw. den Link zur Veröffentlichung an presse(at)ifhkoeln.de. Vielen Dank!

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